Patentar un algoritmo: cómo desvelar un tesoro escondido

Las patentes de software no son fáciles de manejar. En comparación con otros campos técnicos, las invenciones implementadas en ordenador (en inglés, “computer-implemented inventions”, o CIIs) suelen concebirse por sus inventores como “algoritmos” dentro de un amplio espectro de disciplinas, tales como la física, la ingeniería, la informática, el hardware, el software o las matemáticas. A su vez, éstas pueden aplicarse industrialmente a subcampos muy especializados, como la robótica, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la criptografía, la ciencia de los materiales, la tecnología médica o la bioinformática, por citar algunos ejemplos representativos. 

Por otra parte, en la mayoría de los casos los inventores / investigadores no son expertos en patentes. Y ello puede hacerles pasar por alto que los algoritmos son, de hecho, un “tesoro escondido” que permite proteger diferentes invenciones técnicas a través de una única patente, actuando como piedra angular de todo un conjunto de activos de propiedad intelectual. Estas invenciones se denominan “categorías” y, en el contexto del software, incluyen métodos, sistemas de procesamiento de datos, redes de comunicación, programas informáticos, señales portadoras, memorias legibles por ordenador o productos de cualquier tipo (objetos fabricados, dispositivos médicos, vehículos, sensores, herramientas de simulación, etc.). Ello constituye una ventaja única de las patentes de software ya que, cuando se reivindican correctamente, permiten aumentar el valor de las invenciones, así como mejorar las opciones de transferencia de tecnología y concesión de licencias. Además, como ventaja añadida, la protección por patente de las CIIs es compatible con otros derechos de propiedad intelectual, tales como los derechos de autor y los secretos empresariales asociados al código fuente, o las topografías de semiconductores asociadas a los circuitos.

Los algoritmos, entendidos como secuencias de etapas que articulan un método, tampoco son fáciles de reivindicar en virtud de las diferentes leyes de patentes. Tomando como ejemplo el Convenio sobre la Patente Europea (EPC), los métodos implementados por ordenador deben satisfacer un equilibrio muy estrecho (y a veces inestable) entre tres fuerzas que interactúan entre sí (véase la Figura 1):

_{Figura 1. Diagrama de Venn de los tres requisitos principales para las CIIs en el marco de la práctica de la EPO.}

La interpretación de los requisitos anteriores por parte de la Oficina Europea de Patentes (EPO) se desarrolla y perfecciona continuamente, tanto en sus Directrices de Examen como en la jurisprudencia (“Case Law”) de las resoluciones dictadas por las Cámaras de Recurso de la EPO. En el contexto de las CIIs, estos requisitos se traducen de la siguiente manera:

Carácter técnico / Efecto técnico adicional

El Art. 52(2)(c) EPC establece que los programas de ordenador no se considerarán invenciones en el sentido del Art. 52(1) EPC y, por lo tanto, están excluidos de la patentabilidad. Sin embargo, el Art. 52(3) EPC establece una limitación importante sobre esta exclusión. Con arreglo a esta disposición, la exclusión sólo se aplica en la medida en que una solicitud de patente se refiera a programas de ordenador “como tales”. Ello significa que un software no está excluido cuando, al ejecutarse en un ordenador, produce un efecto técnico que vaya más allá de las interacciones físicas “normales” entre el programa (software) y el ordenador (hardware) en el que se ejecuta. Esta es también una característica única de las patentes de software ya que, en la mayoría de los demás campos técnicos, el carácter técnico normalmente se da por sentado. Pero esto no es así para las CIIs.

Por otra parte, las reivindicaciones dirigidas a un método implementado por ordenador, a un medio de almacenamiento legible por un ordenador o a un dispositivo, no pueden ser objeto de exclusión bajo los Arts. 52(2) y 52(3) EPC, ya que cualquier método que implique el uso de medios técnicos (por ejemplo, un ordenador) y cualquier medio técnico en sí mismo (por ejemplo, un ordenador o un medio de almacenamiento legible por un ordenador) tienen carácter técnico y, por lo tanto, se consideran invenciones en el sentido del Art. 52(1) EPC. 

Novedad / Actividad inventiva

La práctica de la EPO permite incluir una combinación de características técnicas y no técnicas en una reivindicación, y ello es particularmente habitual en las invenciones implementadas en ordenador. Las características no técnicas pueden incluso constituir una parte importante del objeto reivindicado. Sin embargo, a la luz del Art. 52 EPC, la presencia de novedad y de actividad inventiva en virtud de los Arts. 54 y 56 EPC, respectivamente, exige que exista una solución técnica nueva y no evidente a un problema técnico, teniendo en cuenta el estado de la técnica existente.

Al evaluar la novedad y la actividad inventiva de una invención de tipo mixto, se tienen en cuenta todas las características que contribuyen al carácter técnico de la invención. También se incluyen las características que, cuando se toman aisladamente, no son técnicas, pero que, en el contexto de la invención, contribuyen a producir un efecto técnico que sirve a un propósito técnico, contribuyendo así al carácter técnico de la invención. Sin embargo, las características que no contribuyen al carácter técnico de la invención no pueden respaldar la presencia de una actividad inventiva (esto se denomina el “método COMVIK” adoptado por la EPO para determinar la patentabilidad de las CIIs). Tal situación puede surgir, por ejemplo, si una característica sólo contribuye a la solución de un problema no técnico, por ejemplo, un problema en un campo excluido de patentabilidad.

El denominado “método problema-solución” se aplica a las invenciones de tipo mixto, con el fin de garantizar que la actividad inventiva no se reconozca sobre la base de características que no contribuyen al carácter técnico de la invención, mientras que todas las características que contribuyen se tienen debidamente en cuenta en la evaluación. A tal fin, cuando una reivindicación se refiere a un objetivo que deba alcanzarse en un ámbito no técnico, este objetivo puede aparecer legítimamente en la formulación del problema técnico objetivo como parte del marco del problema técnico que debe resolverse, en particular como una restricción que debe cumplirse.

En los pasos que figuran a continuación se describe la aplicación del método problema-solución a las invenciones de tipo mixto, interpretado bajo el método COMVIK:

1. Las características que contribuyen al carácter técnico de la invención se determinan sobre la base del efecto técnico logrado en el contexto de la invención.
2. Se selecciona un punto de partida adecuado en el estado de la técnica como el estado de la técnica más cercano, centrándose en las características que contribuyen al carácter técnico de la invención identificada en el paso (i).
3. Se identifican las diferencias con el estado de la técnica más próximo. El efecto técnico de estas diferencias, en el contexto de la alegación en su conjunto, se determina a fin de identificar a partir de esas diferencias las características que hacen una contribución técnica y las que no.
   1. Si no hay diferencias (ni siquiera una diferencia no técnica), se plantea una objeción en virtud del Art. 54 del EPC (no hay novedad).
   2. Si las diferencias no aportan ninguna contribución técnica, se plantea una objeción en virtud del Art. 56 del EPC (no hay actividad inventiva). El razonamiento de la objeción es que el objeto de una reivindicación no puede ser inventivo si no hay una contribución técnica al estado de la técnica.
   3. Si las diferencias incluyen características que hacen una contribución técnica, se aplica lo siguiente:
      1. Se formula el problema técnico objetivo sobre la base del efecto técnico logrado por estas características. Adicionalmente, si las diferencias incluyen características que no suponen una contribución técnica, estas características, o cualquier efecto no técnico logrado por la invención, pueden utilizarse en la formulación del problema técnico objetivo como parte de lo que se “da” al experto en la materia, en particular como una restricción que debe cumplirse.
      2. Si la solución al problema técnico objetivo es evidente para el experto en la materia, se plantea una objeción en virtud del Art. 56 EPC (no hay actividad inventiva).
      3. Si la solución al problema técnico objetivo no es evidente para el experto en la materia, entonces la reivindicación se considera patentable respecto al estado de la técnica identificado.

Suficiencia descriptiva

De acuerdo con el Art. 83 EPC, toda solicitud de patente debe incluir una descripción detallada de al menos una forma de llevar a cabo la invención. Dado que la solicitud se dirige a un experto en la materia, no es necesario ni deseable que se proporcionen detalles sobre características accesorias notoriamente conocidas. No obstante, la descripción debe incluir cualquier característica esencial para llevar a cabo la invención con suficiente detalle para que la persona experta pueda poner en práctica la invención. Aunque un solo ejemplo puede ser suficiente, si las reivindicaciones abarcan un campo amplio, no se suele considerar que la solicitud satisface los requisitos del artículo 83 del EPC, a menos que la descripción proporcione una serie de realizaciones o variaciones alternativas que se extiendan a todo el alcance de protección de las reivindicaciones en su conjunto. En este contexto, este “alcance en su conjunto” debe entenderse como cualquier realización que caiga dentro del ámbito de una reivindicación, aunque pueda permitirse una cantidad limitada de ensayo y error, por ejemplo, en un campo inexplorado o cuando hay muchas dificultades técnicas.

Para que se satisfagan plenamente los requisitos del Art. 83 EPC, es necesario que la invención se describa no sólo en términos de su estructura sino también en términos de su función, a menos que las funciones de las diversas partes sean inmediatamente evidentes. De hecho, en las invenciones implementadas por ordenador o en las patentes de software, una descripción clara de la función se considera mucho más apropiada que una descripción demasiado detallada de la estructura.

Conclusión

Como se puede entender a partir de los requisitos anteriores, y debido a la gran variedad de aplicaciones industriales de las CIIs, obtener una patente europea para proteger un algoritmo no es una tarea trivial. Además, la invención reivindicada ha de aspirar, idealmente, a la máxima protección, y eso significa hacer que el área “¡OK!” del diagrama de Venn (ver Figura 1) sea lo más extensa posible, sin romper el equilibrio entre las tres fuerzas (carácter técnico, novedad/actividad inventiva y suficiencia descriptiva). No obstante, lo cierto es que, en un gran número de patentes de software, la protección conferida por las reivindicaciones no se puede hacer valer en la práctica, ya que no pueden ser infringidas o, como mínimo, pueden evitarse fácilmente dada la estrechez de sus reivindicaciones. 

Por esta razón, no solo es recomendable contar con un equipo de agentes de patentes europeas cualificados (EPAs) para tramitar una patente de software ante la EPO, sino que también es imprescindible que dichos agentes posean una formación suficiente en invenciones implementadas por ordenador. Al igual que con cualquier otro campo, como sucede en el caso de la mecánica, la biotecnología o la industria farmacéutica, las patentes de software requieren experiencia, conocimiento e intuición, puestas al servicio de desvelar el tesoro oculto dentro de su algoritmo.