Esperando la entrada en vigor de la patente unitaria

Las patentes, una figura (casi) exclusivamente nacional

Como bien es sabido, el derecho de una patente es un derecho territorial: son las oficinas de patentes nacionales de los distintos países las que otorgan o deniegan patentes y las que regulan los criterios de validez. Sin embargo, existen tratados supranacionales que pueden alterar este escenario tan sencillo. En Europa existe una figura que es la Organización Europea de Patentes, una organización internacional formada por países de la UE y no UE. Estos países han acordado otorgar a la Oficina Europea de Patentes la potestad de conceder patentes que puedan resultar equivalentes a una patente nacional simplemente con cumplir un trámite relativo al idioma.

Así, actualmente (en el escenario pre-patente unitaria), hay básicamente dos maneras de obtener una patente en España: solicitando una patente española ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o bien solicitando una patente europea ante la Oficina Europea de Patentes y, una vez concedida, presentar la correspondiente traducción ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dejamos a parte la vía PCT, ya que no se trata de un procedimiento de concesión, sino de un procedimiento administrativo que al final conduce al trámite de una patente española o europea.

Qué es la patente unitaria

La UE es una unión política y económica de una serie de países del continente europeo (y sus alrededores). El Consejo Europeo tiene capacidad para dictar instrumentos legales de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión, y existe, por tanto, cierto cuerpo legal común a toda la UE.

Dentro de este marco se sitúa la patente unitaria: se pretende crear una figura de modo que una única patente tenga por naturaleza validez en toda la UE sin necesidad de trámites posteriores. Esta diferencia, que puede parecer sutil, no lo es en absoluto: tras la entrada en vigor de la patente europea con efecto unitario, las oficinas nacionales de patentes no tendrán nada que decir ante la concesión de este tipo de patentes. Antes, cuando una patente europea se concedía, las oficinas nacionales tenían la última palabra (aunque era meramente formal, en forma de requisitos de traducción) y, al final, en cada país se tiene una patente nacional, que es la que se utilizará en ese país para las disputas de patentes.

Cómo se conseguirá una patente unitaria

Básicamente, a efectos de la tramitación pre-concesión, se trata de una patente europea «de las de toda la vida». Hay que tener cuidado con ciertos requisitos (mantener las mismas reivindicaciones para todos los países, no renunciar a ninguno de los países de designación, etc). Una vez concedida la patente europea, el titular tiene un mes para solicitar el efecto unitario de la misma. Aunque escondido, también existe un requisito de traducción: si la patente europea se ha tramitado en francés o alemán, hay que traducirla (entera) al inglés y si se tramitó en inglés, hay que traducirla (entera) a un idioma de la UE. Cabe recordar que las reivindicaciones ya están en los tres idiomas de la EPO, ya que ese es un trámite pre-concesión que seguirá inalterado. Esta solicitud de efecto unitario podrá retirarse si se quiere, pero sólo antes de que la EPO tome la decisión final.

Cuál es el alcance de las competencias

Si bien es cierto que se trata de una situación que puede cambiar, en la fecha de redacción del presente artículo, la situación es como sigue:

• Hay un grupo de 24 países (la UE excepto España, Croacia y Polonia), que se consideran el “alcance” del efecto unitario: una patente europea declarada con efecto unitario podrá estar en vigor en esos países cuando comience a funcionar el nuevo sistema (para España, Croacia y Polonia, sólo se podrá obtener una patente nacional mediante el antiguo sistema de validaciones, lo mismo que para el resto de países del EPC que no forman parte de la UE)
• Hay un grupo de 16 países (Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia) que ya han depositado su instrumento de ratificación del Tribunal Unificado de Patentes: cuando Alemania haga lo propio, se pondrá en marcha el nuevo sistema

El Tribunal Unificado de Patentes tendrá las siguientes competencias:

• Durante los siete primeros años desde que el acuerdo entre en vigor, se podrán «sacar del sistema unitario» (el llamado «opt-out») las patentes europeas que se vayan concediendo. Esto también se podrá hacer durante el periodo transitorio desde el depósito del último instrumento de ratificación hasta que entre en vigor el acuerdo con las patentes europeas que ya se hayan concedido. No obstante, esta acción de sacar las patentes del sistema será reversible (sólo una vez), salvo en aquellos casos en los que ya se hayan iniciado procedimientos en juzgados nacionales.
• Si una patente europea es sacada del sistema, las patentes nacionales derivadas de la misma serán disputadas en los juzgados nacionales.
• Si la patente se deja en el sistema (no ejerciendo la opción de «opt-out» antes comentada), durante el periodo de 7 años habrá una doble jurisdicción: durante este periodo el UPC podrá juzgar las patentes europeas que no se hayan salido del sistema, mientras que los juzgados nacionales podrán juzgar todas las patentes europeas (estén o no en el sistema en relación con procedimientos de infracción y nulidad).

En qué me afecta como propietario de una patente

En primer lugar, si tengo una patente europea en tramitación en estos momentos, existe una relación decisiva entre la comunicación de intención de concesión (R. 71(3) EPC) y la fecha en la que Alemania deposite su instrumento de ratificación.

En primer lugar está lo que se denomina “solicitud temprana de efecto unitario”. Para ilustrarlo, no hay nada mejor que un ejemplo. Si suponemos que Alemania deposita su instrumento de ratificación el próximo 5 de mayo, según los plazos definidos por el Art. 89(1) del UPCA, el acuerdo de la patente unitaria entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.

Si he recibido una comunicación de intención de concesión, tengo 4 meses (que empiezan a contar 10 días después de la fecha de la comunicación) para cumplir con los requisitos de dicha comunicación. Sin embargo, antes de presentar esos requisitos (traducción de las reivindicaciones y pago de tasas), siempre y cuando Alemania ya haya depositado su instrumento de ratificación, puedo solicitar el efecto unitario por adelantado.

Es decir, si el plazo para cumplir con los requisitos de la R. 71(3) EPC vence, por ejemplo, el 10 de septiembre de 2022, desde el 5 de mayo (fecha de depósito del instrumento de ratificación) hasta el 31 de agosto (fecha de fin del periodo transitorio), el solicitante puede pedir el efecto unitario aunque todavía no haya entrado en vigor dicho acuerdo. El efecto unitario se publicará tan pronto como sea posible después de la publicación de la concesión de la patente.

En segundo lugar, también muy interesante, existe la posibilidad de solicitar un retraso en la decisión de concesión. Si el plazo para cumplir con los requisitos de la comunicación de la R. 71(3) EPC vence antes de la entrada en vigor del acuerdo, pero después del depósito del instrumento de ratificación a cargo de Alemania, existe la posibilidad de solicitar que la decisión de concesión se publique más tarde de la entrada en vigor de dicho acuerdo, pudiendo por tanto optar a la solicitud temprana de efecto unitario vista en los párrafos anteriores.

En todo caso, independientemente de que mi patente tenga o no efecto unitario, podré acordar licencias a distintas partes interesadas en cada uno de los países en los que mi patente esté en vigor (ya sea con efecto unitario o con efecto por separado en cada país).

En qué me afecta como posible infractor

En caso de reproducir el objeto de protección de una patente, habrá que tener ahora en cuenta muchas más variables: puede que la patente europea que estemos infringiendo esté en el sistema, sacada del sistema (ojo, que podría volver a entrar), estar validada en algunos países y/o tener efecto unitario.

Por un lado, una patente con efecto unitario es más barata de litigar si se trata de una disputa en la que están involucrados varios países de la UE, ya que con un solo procedimiento judicial se puede decidir acerca de la infracción o la validez. Por otro lado, es jugarse todo a una sola carta, donde el resultado de ese único procedimiento tendrá efecto en todos esos países a la vez: high risk-high reward.

También tengo que tener en cuenta que, aunque sólo esté infringiendo una patente en una recóndita región de España, me pueden demandar ante el UPC, con todo lo que eso significa.

Resumen. Qué tengo que plantearme

• Si estoy en trámites de recibir la intención de concesión de una solicitud de patente europea, hay que valorar la solicitud temprana de efecto unitario y/o el retraso de la decisión de concesión.
• Si tengo patentes europeas concedidas, hay que valorar si interesa sacarlas o no del sistema.
• Para futuras patentes que me interese proteger en varios países europeos, tengo que valorar si prefiero ir por la vía EP-UP (menos costes, tramitación ante una única oficina en un único idioma) o por la vía patentes nacionales (más laborioso y costoso de atacar, pero mucho más costoso en términos de tramitación).