Infracción del Derecho de patente

¿En qué consiste la infracción del derecho de una patente?

La ley nacional de cada país otorga al titular de una patente el derecho a impedir que otros reproduzcan la invención protegida por la misma. Según la ley de patentes española LP24/2015, el titular de una patente puede impedir a un tercero «la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados«. La infracción de una patente consiste, por tanto, en la realización de cualquiera de estas acciones sobre el alcance de protección definido por las reivindicaciones de una patente en vigor. Un tribunal puede condenar al infractor a distintas sanciones, desde el cese de la fabricación hasta la retirada de los productos en el mercado y la indemnización por daños y perjuicios.

Es importante destacar este último punto, ya que sólo las patentes en vigor (en el caso de España, las concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas o las validadas como traducción de una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes) y al corriente de pago de sus anualidades, confieren al titular esta capacidad. El objeto de una patente caducada o invalidada puede reproducirse sin estar infringiendo el derecho de dicha patente, pero, cuidado, porque ésta podría estar infringiendo el derecho de una patente anterior.

¿Cómo se evalúan los riesgos de infracción de una patente?

Se plantean varios escenarios:

• Desde el punto de vista del titular de una patente en vigor, el cual desea evaluar si un competidor infringe dicha patente;
• Desde el punto de vista del supuesto infractor, el cual quiere valorar si existe infracción sobre la patente de un competidor, bien por haber recibido una demanda de infracción o bien por no querer recibirla; y,
• En las etapas iniciales de desarrollo de un producto, ante la amenaza de infringir patentes de terceros.

En los dos primeros escenarios, es muy conveniente realizar un análisis de la situación legal de la patente, comprobando la patentabilidad y la vigencia de otros requisitos, ya que hay ocasiones en las que un juez puede invalidar una patente previamente concedida por descubrirse defectos o documentos que amenacen su validez. Una vez comprobada la solidez de la patente, se puede realizar un análisis técnico comparativo para evaluar el riesgo de infracción de la tecnología supuestamente infractora (bien la del competidor en el primer caso o la del supuesto infractor en el segundo caso) frente a las reivindicaciones de la patente en vigor. Toda esta información se detalla en un informe técnico firmado por un experto.

En el último caso, es necesario realizar una búsqueda de libertad de operación (freedom-to-operate, FTO), basada en las características del producto supuestamente infractor y limitada a los países en los que se vayan a llevar a cabo las acciones prohibidas por la ley. Una vez localizados los documentos más relevantes que pueden suponer una amenaza para el desarrollo del producto, se realizaría un análisis como el explicado en el párrafo anterior. Este punto es de una importancia crucial, ya que detectar estos obstáculos en fases tempranas de desarrollo puede evitar pérdidas muy cuantiosas.

¿Hay distintas maneras de infringir una patente?

Cuando se habla de infracción, lo primero que acude a la cabeza es lo que llamamos infracción directa literal: el producto o método infractor reproduce literalmente todas y cada una de las características definidas en la reivindicación correspondiente. Esta es la manera más “sencilla” de demostrar la infracción, pero no la única. Puede intentar demostrarse también que el producto o método infractor reproduce literalmente algunas características de dicha reivindicación pero sustituye otras por unas características equivalentes, lo cual se conoce como infracción directa por equivalencia.

En efecto, hemos añadido una nueva cuestión: ¿qué significa equivalente? La jurisprudencia ha tratado de desentrañar esta cuestión numerosas veces. La Audiencia Provincial de Barcelona, en 2009, inspirada en el ejemplo de otros países europeos, proponía el triple test, en el que deben responderse secuencialmente las siguientes preguntas:

• ¿La sustitución altera el funcionamiento de la invención? 

Si la respuesta es afirmativa, no hay equivalencia. Si es negativa, hay que responder a la siguiente pregunta

• ¿Habría sido obvia dicha sustitución para un experto medio en la materia que leyera la patente en la fecha de su publicación?

Si la sustitución no era obvia (lo cual quiere decir que es inventiva) no hay equivalencia; pero si lo es (y ojo, que esto puede tener consecuencias para la validez de la patente) habría que responder a la tercera y última pregunta del test:

• ¿Habría entendido el experto medio en la materia que leyera la patente, dados los términos de la reivindicación, que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención?

En caso afirmativo, no puede haber equivalencia. Si la respuesta es negativa, se habría superado el triple test y habría equivalencia.

Más allá de la infracción directa, existe la infracción indirecta o por contribución, que es aquella en la que el infractor omite algunas de las características de la reivindicación pero proporciona al usuario la manera de “completarlas” (por ejemplo, indicando en el manual de instrucciones que esa pieza ha de ser usada junto con la pieza que falta para infringir la patente).

Todas estas cuestiones implican incertidumbre, pero también revelan la necesidad de contar con un buen equipo que pueda analizar la situación con rigor y presentar el escenario de manera completa, con sus riesgos y opciones.